מבוא לדיני הקניין הרוחני מתוך “דיני מחשבים – דיני הייטק ומידע” חלק שני

מפאת אורכו, מפורסם הפרק בחלקים. לפניכם החלק השני העוסק בשינוי הגישה בארה”ב

3.3 שינוי הגישה בארה”ב¹

בפסה”ד:²Diamond v. Diehth משנת 1981 קבע כאמור ביהמ”ש העליון של ארה”ב במפורש כי ניתן לרשום פטנט על המצאות קשורות לתוכנה. בפסה’ד התקבל הערעור כנגד סירובו של משרד הפטנטים לרשום כפטנט תהליך תעשייתי לטיפול בגומי סינתטי, אשר החידוש בו היה עיבוד נתונים בעזרת תוכנה אשר ייעל את התהליך.

בפסה”ד נקבע לראשונה במפורש בביהמ”ש העליון של ארה”ב, כי ניתן לרשום פטנט גם על אלגוריתם מתמטי (העומד בבסיס תוכנת המחשב), כאשר זה אינו בא לפתור בעיה מתמטית נתונה או אבסטרקטית, או חוזר על נוסחה ידועה, אלא כאשר הוא מיושם בתהליך או מכלול אשר מבצע פונקציה עליה באים חוקי הפטנט להגן (כגון הליך תעשייתי). כמו כן נקבע כי את בקשת הפטנט יש לבחון בשלמותה, כמכלול אחד.
הסוגיה הבעייתית ביותר ברישום פטנט על תוכנת מחשב בארה”ב הינה האם התוכנה נכללת בגדר התחומים המוגדרים בחוק כניתנים לרישום פטנט. תחומים אלו המכונים ” Statutory subject Matter” כוללים:³

1. תהליכים (Processes)
2. מכונות (Machines)
3. חומרי יצור (Articles of Manufacture)
4. הרכבים של חומר (Compositions of Matter)

המבחן הבסיסי במשא זה שהתגבש בפסיקה מאז פס”ד Diehr היא האם התוכנה מהווה אלגוריתם מתמטי בפני עצמה, שאז היא אינה ברת רישום כיון שאינה חלה בגדר תחומים אלו.

מבחן בין שני שלבים אומץ לצורך בחינת שאלה זו:
האם בקשת הרישום חוזרת, ישירות או בעקיפין, על אלגוריתם מטימטי. אם לא התוכנה הינה ברת רישוםאם כן היא עדיין ברת רישום אם האלגוריתם עונה על אחד מהתנאים הבאים:
הוא מיושם באופן ספציפי לצורך הגדרת או ייעול התהליך המבוקש להגנה.
הוא מהווה חלק מתהליך בר הגנה לפי חוקי הפטנטים.

לפס”ד Diehr נוספו פסקי דין רבים, בעיקר של ביהמ”ש לערעורים על החלטות רשם הפטנטים (ה-C.C.P.A., ארקעה שבוטלה מאז) אשר חזרו על קביעה זו. בעקבות פסה”ד והפסיקות הנוספות הוציא גם משרד הפטנטים הנחיה בה הוא חוזר על גישת פסה”ד⁴ . מאז פסה”ד והוצאת ההנחיה גדל מארד מספר הבקשות שהוגשו לרישום פטנט על תוכנת מחשב או המצאות הקשורות לתוכנה (ראה להלן).

הרישום מתבצע בדרך כלל בסיווג פטנט מס’ 364 שכותרתו הינה “מחשבים אלקטרוניים ומערכות עיבוד נתונים” והוא ה”סוג המיוחד למכשירים חשמליים ושיטות מתאימות לביצוע פעולות עיבוד נתונים אשר בהן יש שינוי ניכר בנתונים או לביצוע פעולות חישוב” כהגדרת משרד הפטנטים האמריקאי.

“עיבוד נתונים” מוגדר בהקשר זה על ידי המשרד כ”פעולה שיטתית בנתונים בהתאם למערכת כללים אשר מסתיימת בשינוי ניכר בנתונים.”
“פעולות חישוב” מוגדרות כפעולות אריתמטיות ו/או לוגיות מוגבלות המבוצעות על או עם אותות המייצגים מספרים או ערכים.”

כיום נעשה שימוש ברישום פטנטים על המצאות הקשורות לתוכנה בעיקר בתחומים על בקרת תהליכים, שיטות עסקיות ישימות מחשב ומימשקי אדם-מחשב.

בדיקה שנערכה על ידי הועדה לזכויות קניין במדור המחשבים של לשכת עוה”ד במדינת מישיגן לגבי פטנטים על תוכנות בעלות השלכות עסקיות ‘טהורות’ שהתקבלו בארה”ב בין שנת 1982 (לאחר פס”ד Diehr האמור) לבין סוף שנת 1990 בשניים מסיוגי המשנה של סיווג 364 העלתה⁵ כי מ5- פטנטים כאלו שהוענקו בשנה ב1982- עלה המספר ל50- בשנת 1990.

הנטייה הגוברת של משרד הפטנטים לרשום פטנטים על תוכנה הוכרה גם בבתי המשפט הפדראליים בפסה”ד ⁶Merill-Lynch אישר בית משפט פדראלי ב1983- כי תוכנה המציגה שיטת עיבוד נתונים לצורך ניהול חשבון מזומנים (CMA Cash Management Account) תלה בגדר הנושאים הניתנים לרישום פטנט לפי החוק (ה ,(Statutory Subject Matter – ולכן הפטנט שרשמה חברת Merill-Lynch על התוכנה הינו תקף, זאת למרות שהבקשה אינה מפרטת כל מכשיר או חומרה לביצוע פעולת הניהול עצמה.

מגמת הענקת פטנט על תוכנה, כמו גם העימות בין מצדדי ומתנגדי מגמה זו, הולכים וגוברים. העימות בין הצדדים הגיע לשיא עם הענקת פטנט לחברת Compton New Media על טכניקות לחיפוש מידע במאגרי נתונים בשיטת המולטימדיה, טכניקות בהן משתמשות חברות רבות. בעקבות הביקורות הרבות מצד אנשי התעשייה ומשפטנים הודיע רשם הפטנטים בצעד יוצא דופן כי הפטנט ייבחן מחדש בעקבות מידע חדש ⁷.

בין המשפטים הבודדים שעסקו עד כה בתוקפם ובהפרתם של פטנטים על תוכנה, היה המשפט המפורסם בו תבעה חברת Stac Electronics את חברת Microsoft בטענה כי תוכנת הDoubleSpace- ששיווקה מיקרוסופט כחלק מתוכנת DOS 6, מפרה שני פטנטים בבעלותה המרכיבים את תוכנת דחיסת המידע במחשבים אישייםStacker שבבעלותה⁸. לאחר שהמושבעים פסקו פיצויים בסך 120 מיליון דולר לטובת Stac, ובית המשפט הוציא צו מניעה וצו המורה למיקרוסופט להחזיר את כל עותקי התוכנה שהופצו בעולם המפרים את הפטנטים, הגיעו הצדדים לפשרה, במסגרתה רכשה מיקרוסופט חלק ממניות Stac בסכום נכבד.

למרות המשך המחלוקת בין מצדדי ומתנגדי רישום פטנטים על תוכנות מחשב, מספר החלטות שניתנו לאחרונה בבית המשפט הפדראלי לערעורים, מעידות כי המגמה לאפשר רישום פטנט על תוכנה התחזקה במידה כזו, כך שגם אזכור פורמאלי לחומרה מסוג כלשהו, מכשירה את הבקשה לרישום פטנט.

כך בעניין ⁹Alappat קבע בית המשפט (שדן בעניין בהרכב מלא של אחד עשר שופטים – en banc) כי המצאה העוסקת בדרך לשנות את מידת ההארה של פיקסלים המוצגים על מסך, כך שהתנועות הגליות שלהם יהיו פחות מחודדות, הינה המצאה של מכונה כשירת פטנט, ולא של אלגוריתם מתמטי בלתי כשיר לרישום.

בית המשפט הסתמך במידה רבה על רכיבים אלקטרוניים שנכללו בבקשה, כגון, פילטרים, זיכרונות ROM ויחידות לוגיות אריתמטיות. כמו כן קבע בית המשפט כי מחשב רגיל המתוכנת על ידי תוכנה חדשה יכול להיחשב כ”מכונה” חדשה כשירת פטנט.

בעניין ¹⁰Lowry קבע בית המשפט כי מבני נתונים המאוחסנים בזיכרון מחשב מייצגים מבנים חשמליים או מגנטיים בזיכרון מחשב היכולים לגרום לשיפור מוחשי בתפקוד המחשב, ולכן הינם כשירים לרישום ואינם מידע אבסטרקטי; כמו כן קבע בית המשפט כי דוקטרינת החומר המודפס (הקובעת כי כדי לרשום פטנט על מידע מודפס יש להראות קשר פונקציונאלי בינו לבין הנייר עליו הוא מודפס) אינה חלה על מידע המעובד על ידי מכונה.

גם בעניין ¹¹Beauregard קבע בית המשפט כי תוכנות מחשב המוטבעות בדיסקטים כשירות לרישום פטנט ודוקטרינת החומר המודפס אינה חלה עליהם.

לעומת זאת בעניין ¹²Trovato קבע בית המשפט כי המצאה המפרטת שיטה לחישוב מרחק בין שתי נקודות בחלל מופשט כלשהו, חוזרת על אלגוריתם מטימטי ואין בה דבר מעבר לאלגוריתם המטימטי, וכיון שכך אינה כשירה לרישום. שלא כבעניין Alappat, ההמצאה לא פירטה דבר מעבר לתרשימי זרימה בדבר אופן החישוב המטימטי, ולא הייתה כל התייחסות לחומרה העומדת בבסיס ההמצאה או שעליה מיושמת ההמצאה.

בעקבות אי הודאות שנוצרה בקשר לרישום פטנט על תוכנה קיים משרד הפטנטים דיונים ארוכים, שכללו ועידות ושימועים לשם גיבוש עמדה בנושא, ובעקבותיהם פירסם בפברואר 1996 גרסה סופית של הנחיות, אשר נועדו להנחות את בוחני המשרד בבחינת כשירות הבקשות לרישום. ¹³ להנחיות אין מעמד נורמטיבי, והן גובשו על סמך ההלכות שנקבעו בבתי המשפט.

ההנחיות מקלות על כשירות רישום פטנט על תוכנה, והן כוללות את החזקות הבאות, אותן יניח המשרד בעת בחינת כשירות הבקשה בשלמותה לרישום:

• מחשב או כל מכשיר אחר הניתן לתכנות אשר פעולותיו נשלטות על ידי תוכנת מחשב או צורה אחרת של תוכנה יחשב כ’מכונה’ (“machine”) לפי החוק.
• זיכרון הנקרא על ידי מחשב אשר יכול להורות למחשב לפעול באופן מסוים כאשר הוא בשימוש על ידי המחשב יחשב כ’חומר ייצור’ (“article of manufacture”) לפי החוק.
• סדרה של צעדי ביצוע ספציפיים שיבוצעו על ידי או בעזרת מחשב יחשבו כ’תהליך’ (“process”) לפי החוק.

3.3.1 הליך הבקשה הזמנית – Provisional Application

החל מיוני 1995 עומד לרשות מבקשי רישום הפטנט בארה”ב כלי יעיל וזול, המעניק למבקש יתרונות רבים, בעיקר לגבי חברות Start Up המפתחות טכנולוגיה חדשה הנמצאת בשלביה הראשוניים. כלי זה הינו הליך הבקשה הזמנית, שהוכנס לחוק הפטנטים האמריקאי כחלק מהחוק ליישום הסכמי ¹⁴GATT.

הבקשה הזמנית הינה הליך פרוצדוראלי המקדים את בקשת הפטנט הרגילה בפרק זמן של עד שנה אחת, שמטרתו היא לאפשר למגיש בקשה זו בארה”ב ליהנות מדין הקדימה של אותה שנה, במהלכה הוא יכול להגיש בקשת פטנט בכל מדינה אחרת החברה באמנת פריז (עוד לפני הגשת בקשת הפטנט עצמה בארה”ב). תאריך הגשת הבקשה הזמנית ‘נתפס’ על ידי המגיש, וכך הוא יכול למנוע רישום פטנט זהה הן בארה”ב והן בשאר המדינות החברות באמנת פריז, וזאת בטרם השקיע את הזמן והכסף הרבים הנדרשים על מנת להגיש בקשת פטנט רגילה.

הבקשה הזמנית הינה הליך זול (אגרת הרישום עולה בין 75 ל- 150 דולר), ופשוט מבחינה פורמאלית: אין צורך לתאר את התביעות הנדרשות (claims) ואין צורך לצרף Information Disclosure Statement, אלא את תיאור ההמצאה ואופן היישום והשימוש בה בצורה תמציתית וברורה, כך שאדם הבקי בתחום ההמצאה יוכל להבין ולהשתמש בהמצאה (בדרך כלל תרשימים ושרטוטים כלליים יידרשו בכל זאת).

במידה ותוך שנה לא מוגשת בקשה רגילה לרישום פטנט, בטלה הבקשה הזמנית מאליה. הבקשה והמידע הכלול בה אינם מפורסמים בשום פרסום רשמי והבקשה אף אינה נבחנת על ידי בוחני משרד הפטנטים, כך שבמידה והחליט המבקש שלא להמשיך לרישום פטנט, לא נחשף כל מידע רגיש מבחינתו. תקופת הבחינה מתחילה רק החל ממועד הגשת הבקשה הרגילה.

לאחרונה, עלו ספקות רבים לגבי עוצמתה של ההגנה שמעניקה הבקשה הזמנית, לאור החלטה חשובה במיוחד שנתקבלה ע”י ועדת הערעורים המורחבת של לשכת הפטנטים האירופית. החלטה G 02/98 לא מתייחסת, אמנם, לבקשות זמניות דווקא, אך הדין שנקבע בה רלוונטי ותופס גם לגבי בקשות כאלה.

לגופו של עניין, דנה ההחלטה בהיקף ההגנה שמעניקה זכות הבכורה (שניתנת במדינות אחרות מכוח הגשת בקשה לפטנט במדינה אחת), לאור העובדה שבין הגשת הבקשה הראשונה לפטנט, לבין הגשת הבקשות הנוספות, מצטבר ידע נוסף שעשוי להביא להתהוות שינויים בבקשה. בהחלטת הועדה נקבעה הלכה מצמצמת מאוד, על פיה זכות הבכורה תוכר רק אם נשוא התביעה נובע באופן ישיר וברור מן התיאור של הבקשה המקורית.
נובע מכך, כי בקשה זמנית, בהיותה בקשה מקדמית, תצטרך להיות מפורטת מאוד על מנת להעניק זכות קדימה, ולמעשה, להתקרב מבחינת רמת הפירוט שבתיאור לרמתה של בקשת פטנט רגילה.

הערות

1. לדיון ראשוני ראה :1988 ,D. Bender, Software Protection, White & Case, New York C.J. Millard, Legal Protection of Computer Programs and Data, London 91.p ,1985
2. ראה הערה לעיל.
3. Title 35 U.S.C. (1976) Section 101
4. ,Manual of Patent Examining Procedure, 1983 סעיף 2110
5. Survey of U.S. Business Software Patents, State Bar of Michigan, 56th Annual meeting, September 25-27, 1991.
6. Paine, Webber, Jackson & Curtis v. Merill, Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. 564 F. Supp. 1358 (1983)
7. לסיקור הנושא ראה ב- New York Times, מה3- ינואר 1994.
8. Stac Electronics v. Microsoft Corporation, Case No. USDC C-93-0413-ER (Bx).
9. 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994).
10. 32 F.3d 1579 (Fed. Cir. 1994).
11. No. 95-1054 1995 WL 286698 (Fed. Cir May 5, 1995).
12. 42 F.ed 1376 (Fed. Cir. 1994).
13. את ההנחיות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפטנטים האמריקאי, בכתובת: HTTP://www.uspto.gov.
14. the Uruguay Round Agreement Act, Pub. Law 103-465 (1994) במסגרת החוק שונתה גם משך תקופת הגנת הפטנט: מתקופה של 17 שנה החל ממועד רישום הפטנט לפני החוק הישן, למשך של 20 שנה החל ממועד הגשת בקשת הפטנט.

* נעמי עמי אסיא היא עו”ד, משרד נעמי אסיא ושות’ משרד עו”ד, עורכי פטנטים ונוטריון, משמש בין היתר כנציג ארגון ה-BSAׁ (ארגון חברות התוכנה המטפל בנושאי זכויות יוצרים של חברות התוכנה) בישראל.

קישור לחלק ראשון בסדרה

קישור לחלק השלישי של הסדרה